Breve guida sul marchio di impresa

1 Definizioni generali

Il marchio d’impresa è definito come quel nome o quel simbolo la cui funzione è quella di collegare il prodotto o il servizio erogato ad una specifica realtà imprenditoriale in modo da distinguerlo da prodotti o servizi identici o simili forniti da altre aziende.
Registrare il proprio marchio significa creare le condizioni per l’uso esclusivo di un segno distintivo e quindi avere la possibilità di impedirne un utilizzo non autorizzato nel territorio in cui ne è stata chiesta la registrazione. Il marchio quindi ha le potenzialità per supportare efficacemente la propria strategia di marketing creando un legame univoco tra azienda e destinatario dei prodotti o servizi che l’azienda propone.

1.1 Cosa si intende per prodotti o servizi?

Nel mondo del “marchio d’impresa” esiste una Classificazione Internazionale (Classificazione di Nizza) che identifica 45 Classi di prodotti – servizi. All'atto della richiesta di registrazione del marchio è necessario “abbinare” il proprio marchio ad almeno una Classe di prodotti e servizi. Se una di queste Classi viene tralasciata, allora potenzialmente il marchio potrà essere registrato liberamente da terzi per la Classe che non è stata indicata.
E’ di certo utile sin dall'inizio capire a quale Classe (anche più di una) appartengono i prodotti o i servizi che l’azienda intende proporre al mercato.
Per consultare la Classificazione Internazionale Marchi selezionare il seguente link: http://www.uibm.gov.it/attachments/X_classificazione_Nizza/parte_ii.pdf

Cosa fare una volta identificata la/le Classi?

Il passo successivo è quello di identificare lo Stato o gli Stati in cui si intende richiedere la registrazione del marchio: questa fase è fondamentale in quanto, come vedremo successivamente, il territorio in cui si chiede la registrazione è fondamentale per analizzare i requisiti per la registrabilità del marchio.

1.2 In quali territori è possibile registrare il proprio marchio?

Un marchio è registrabile praticamente in tutti i Paesi che prevedono la tutela del marchio di impresa e quindi quasi in tutto il Mondo, ma non esiste un “marchio mondiale”: ogni Paese infatti prevede delle procedure distinte e delle tasse specifiche per la registrazione del marchio; alcuni Paesi hanno aderito a degli accordi particolari per cui è possibile con un’unica domanda ottenere o un’unica registrazione o tante registrazioni quanti sono i Paesi scelti.

E’ obbligatorio registrare immediatamente il marchio all'estero?

Questa scelta è fondamentalmente dettata dal tipo di circolazione territoriale che i prodotti o servizi hanno al momento della registrazione e in previsione nei prossimi anni e quindi non vi sono regole generali. Se, al momento, la circolazione è prevista esclusivamente nel proprio Stato, allora ha sicuramente senso registrarlo a livello nazionale e rimandare a un momento successivo l’eventuale scelta di registrazione in altri Stati.

Attenzione: come vedremo nelle sezioni seguenti, se non viene richiesta la registrazione in altri Stati significa che al di fuori dei confini nazionali italiani il marchio potrà liberamente essere registrato da terzi.

Una volta identificata la o le Classi di riferimento e il territorio in cui si vorrebbe gestire in maniera esclusiva il marchio, l’ultimo passo è quello di valutare in cosa consiste il marchio di cui si intende chiedere la registrazione.

1.3 Cosa può essere registrato come marchio?

Esistono varie tipologie di marchi e in generale qualsiasi cosa è registrabile come marchio purché si verifichino contemporaneamente le seguente condizioni:

  • il marchio sia rappresentabile graficamente;
  • il marchio sia nuovo;
  • il marchio sia distintivo;
  • il marchio abbia il requisito di liceità.

In particolare possono essere registrati come marchi tutti i seguenti segni rappresentabili graficamente:

  • Le parole o combinazioni di parole, immagini, figure, simboli, grafici e disegni, lettere, cifre e relative combinazioni.
  • Le forme tridimensionali tra cui i recipienti, gli involucri e la forma del prodotto o la forma in cui questo è presentato. Sono escluse però le forme funzionali, cioè quelle che risolvono un problema tecnico del prodotto e che potrebbero, quindi, essere oggetto di un brevetto.
  • Un colore o una combinazione di colori.
  • I segni percepiti attraverso i sensi (sonori, olfattivi, gustativi e tattili).

1.4 Cosa non può essere registrato come marchio?

Non possono essere registrati come marchio d'impresa:

  • i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
  • i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi
  • i segni che rappresentano emblemi, stemmi internazionali, ecc.
  • i segni il cui uso costituirebbe violazione di un diritto di autore altrui, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

È perciò importante essere certi che non esista un marchio, già registrato, uguale o simile a quello che si intende registrare perché il marchio deve essere un segno d'identità dell'impresa posto a garanzia di qualità e provenienza dei suoi prodotti e servizi.

1.5 Come scegliere un nuovo marchio?

Il nuovo marchio:

  • non deve essere descrittivo del prodotto o servizio, per esempio un termine generico usato comunemente in relazione al prodotto stesso, né composto unicamente da un termine laudatorio 
  • non deve essere identico o simile ad altri marchi già registrati per prodotti o servizi identici o simili
  • non deve trarre in inganno circa la qualità del prodotto o servizio
  • deve essere capace di identificare il prodotto o servizio e distinguerlo da quelli dei concorrenti 
  • deve essere tutelabile contro imitazioni e usurpazioni 
  • deve essere utilizzabile anche in tutti i paesi in cui si ha intenzione di esportare il prodotto o prestare il servizio.

Bisogna fare inoltre attenzione che le parole o i disegni scelti non abbiano una caratterizzazione di negatività nelle lingue dei Paesi i cui mercati possano essere coinvolti nella distribuzione del marchio.

1.6 Come verificare se il marchio è nuovo?

Il Sistema Camerale Nazionale attraverso la Rete dei PatLib offre un servizio di ricerca documentale in materia di marchi di impresa e quindi se è Vostra intenzione effettuare questo tipo di ricerca potete contattare i referenti dell’Ufficio Brevetti camerale.
E’ doveroso segnalare che è anche possibile consultare autonomamente le Banche Dati pubbliche dei Registri. In alcuni casi tali Banche Dati sono complete ed esaustive mentre in altri casi possono risultare di difficile consultazione.

Di seguito riepiloghiamo le Banche Dati da consultare nel caso di una richiesta di registrazione nazionale italiana. Si ricorda che nel territorio nazionale italiano valgono i marchi nazionali italiani, i marchi comunitari e i marchi internazionali che designano l’Italia.

Registro Nazionale Italiano – UIBM Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/

Registro Marchio Comunitario
https://oami.europa.eu/ohimportal/it/trade-marks

Registro Marchio Internazionale
http://www.wipo.int/madrid/en/romarin/

Altra banca dati consultabile gratuitamente on line:
https://www.tmdn.org/tmview/welcome

L’esistenza di un marchio identico per identici prodotti o servizi potrebbe compromettere il requisito di novità, ma è importante tenere in considerazione anche marchi simili che possono indurre confusione nei potenziali clienti.

1.7 Cosa significano i simboli ® , TM, © e CE?

I marchi sono spesso provvisti del simbolo ®. Si tratta di un contrassegno che sottolinea l’avvenuta registrazione del marchio. Il simbolo è l’abbreviazione di “registered” (registrato): il marchio ha già superato la procedura di esame e gli è stato attribuito un numero di registrazione. L’impiego del contrassegno ® è libero e non obbligatorio. Il simbolo TM deriva dai paesi anglofoni ed è l’abbreviazione di “trademark” (marchio di fabbrica). Il contrassegno viene talvolta apposto sui marchi ancora in fase di registrazione e quindi non ancora iscritti nel registro dei marchi e definitivamente tutelati. Il simbolo © è invece l’abbreviazione di “copyright” ed indica la presenza di diritti d’autore. Il simbolo CE significa "Conformité Européenne", ed è un contrassegno apposto su determinate tipologie di prodotti che autocertifica la conformità degli stessi ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell' Unione Europea.

2 La procedura di registrazione nazionale italiana

Per presentare richiesta di registrazione nello Stato italiano è necessario presentare apposita domanda all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) attraverso due modalità alternative: cartacea oppure telematica.

Presso l’Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA è possibile depositare la domanda cartacea di registrazione del marchio nazionale previa compilazione della modulistica cartacea scaricabile dal sito dell’UIBM. Per informazioni più approfondite consultare la pagina web dell’Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA di Padova. In alternativa è possibile presentare la domanda in via telematica direttamente sulla piattaforma on line UIBM, previa registrazione al relativo servizio.

Una volta presentata la domanda (cartaceo o telematica), l’UIBM, dopo un primo esame formale della domanda, provvederà a pubblicare la richiesta nel Bollettino dei Marchi registrabili.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come altri Uffici di altri Stati, non provvede ad effettuare l’esame del requisito di novità ma, attraverso la pubblicazione, comunica che è pendente una domanda di registrazione. Coloro che, legittimati da una precedente registrazione, ritengono che la domanda di marchio comprometta l’esclusiva precedentemente costituita, hanno diritto di presentare opposizione alla registrazione.
Se entro il periodo di tre mesi dalla pubblicazione della domanda non vengono presentate opposizioni, il marchio viene regolarmente registrato.
Se, invece, vengono presentate opposizioni, compete all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi valutare la mancanza dei requisiti necessari per la registrazione e decidere se concedere o meno il marchio richiesto. Pertanto essere a conoscenza del requisito di novità del proprio marchio consente di valutare gli esiti della presentazione della domanda di registrazione.

2.1 Quanto dura la registrazione di un marchio di impresa?

Un marchio di impresa dura 10 anni e alla scadenza è possibile rinnovarlo per ulteriori 10 anni senza limiti di rinnovo. Il marchio, perché sia effettivamente valido, deve comunque essere utilizzato entro i primi cinque anni dalla registrazione. In assenza di utilizzo altri potrebbero provare la “decadenza per non uso” e richiedere legittimamente la registrazione. E’ bene inoltre conservare le prove d’uso del marchio proprio per non incorrere in spiacevoli conseguenze dettate dalla impossibilità di dimostrarne l’effettivo utilizzo.

3 L’estensione territoriale del marchio di impresa

3.1 Il requisito di priorità

Come anticipato, è possibile presentare la domanda di registrazione anche in altri Stati. Se tale domanda di registrazione viene effettuata entro 6 mesi dalla data di deposito nazionale italiana (cd periodo di priorità) allora la data di deposito negli altri Stati sarà la medesima della data di deposito nazionale italiana.

Cosa succede se non si presenta domanda di estensione entro i 6 mesi?

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la chiusura del periodo di priorità. Il presentare domanda di registrazione dopo il periodo di priorità potrebbe unicamente comportare un unico svantaggio ovvero che altri abbiano presentato domanda di registrazione per marchio identico e identici prodotti e servizi e quindi che altri abbiano il diritto di registrazione. In sostanza godere del periodo di priorità implica che il requisito di novità viene esteso per 6 mesi potenzialmente in tutti gli Stati che riconoscono il diritto di priorità.
Indipendentemente dal fatto che si decida di sfruttare il periodo di priorità, è possibile ottenere una registrazione all'estero attraverso tre differenti vie.

3.2 La via nazionale

In questo caso si presenta la domanda direttamente all’Ufficio Marchi e Brevetti del Paese a cui si è interessati. Nel caso della scelta della via nazionale è obbligatorio nominare un legale rappresentante che vi rappresenti nello Stato in cui desideriate presentare la domanda.
Se siete interessati a più Paesi dovrete seguire le procedure nazionali di ogni singolo Paese e di conseguenza otterrete tanti marchi quanti sono i Paesi che hanno concesso il marchio.
Ovviamente ogni singola registrazione dovrà essere mantenuta in vita allo scadere dei 10 anni a meno che non si desideri abbandonare la registrazione in uno o tutti i Paesi.
Le procedure di ogni singolo Stato divergono in maniera significativa, così come possono essere molto differenti gli importi delle tasse di registrazione.
Il deposito nazionale nei singoli paesi è l’unica strada percorribile quando i paesi di interesse non hanno aderito alle Convenzioni sul marchio internazionale.

3.3 La via comunitaria

Questa soluzione è molto utile nel caso in cui il proprio mercato abbia almeno una estensione comunitaria.
Il marchio comunitario è un unico marchio che vale in tutti i 28 Paesi dell’Unione Europea e una volta registrato viene gestito come un’unica pratica.
L’Ente preposto per il rilascio del marchio comunitario è l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno UAMI www.oami.europa.eu
La procedura prevede la presentazione della domanda direttamente all'UAMI (non è necessario essere già in possesso di una domanda nazionale italiana) che provvede a verificare i requisiti formali e a pubblicare la domanda di registrazione.
Se entro tre mesi dalla data di pubblicazione non viene presentata opposizione, il marchio viene concesso.
Se, invece, viene presentata opposizione, sarà l'UAMI a stabilire l’ammissibilità dell’opposizione e a decidere in merito. Il vantaggio della registrazione comunitaria consiste proprio nel fatto che, una volta concesso, ha una validità contemporanea in 28 Paesi mentre lo svantaggio è che è sufficiente l’esistenza di un marchio identico o simile anche in uno solo dei 28 Paesi per costituire le condizioni di opposizione: se il marchio non viene concesso per opposizione, esso non viene concesso in nessuno dei 28 Paesi aderenti. La domanda di marchio comunitario respinta dall'esaminatore, o che viene ritirata dal suo titolare, può tuttavia, su iniziativa di quest’ultimo, essere trasformata in un marchio nazionale per uno o più Stati dell’Unione.
Anche nel caso del marchio comunitario è quindi consigliabile effettuare una ricerca preventiva per verificare i requisiti di novità ma anche di distintività.
Per maggiori informazioni sul sistema comunitario consultare il sito https://euipo.europa.eu/ohimportal/it

3.4 La via internazionale

Esistono convenzioni internazionali meglio note come “Accordo di Madrid” e “Protocollo di Madrid” tra un numero significativo di Paesi per il quale è possibile, con un’unica domanda di registrazione, ottenere tante registrazioni quanti sono i Paesi scelti.

Gli Stati aderenti a tale accordo sono consultabili al seguente link: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

A differenza della via comunitaria, per effettuare una domanda di estensione attraverso le predette convenzioni è necessario:

  • ai sensi dell’Accordo di Madrid essere titolari di una concessione di registrazione nazionale (cd base italiana) o comunitaria (cd base comunitaria) o, in base al Procollo di Madrid, anche solo di una domanda di registrazione nazionale (cd base italiana) o comunitaria (cd base comunitaria);
  • presentare istanza all’Ufficio Brevetti e Marchi (attraverso le CCIAA) nel caso di una base nazionale italiana o presso UAMI nel caso di una base comunitaria.

L’Ente preposto per l’accoglimento della domanda internazionale è il World Intellectual Property Organization (WIPO): l’Ente accoglie la domanda ed è destinatario delle tasse di procedura che differiscono in base ai Paesi scelti. Successivamente il WIPO inoltra la richiesta ai Paesi indicati che, secondo le differenti legislazioni nazionali, processeranno la richiesta. Nel caso in cui in un Paese non venga concesso il marchio la domanda internazionale rimarrà valida per i Paesi che ne hanno dato concessione.
Il vantaggio di questa procedura è senz'altro il fatto che è possibile ottenere la registrazione in Paesi che non appartengono al sistema comunitario (ad es USA – India – Cina) e il fatto che la registrazione di tanti marchi potrà essere gestita con un’unica procedura, quindi anche con un unico rinnovo allo scadere dei 10 anni.
Anche in questo caso è fortemente consigliata una ricerca preventiva dei requisiti di novità e distintività.
Per maggiori informazioni www.wipo.int

4 Cosa fare una volta ottenuta la registrazione?

Sia che siate titolari di un marchio nazionale italiano o comunitario o abbiate seguito la procedura internazionale, sarà sempre Vostra competenza difendere il marchio. Ciò significa che sarà Vostro interesse effettuare periodicamente dei controlli per poter eventualmente presentare opposizione a domande di registrazione successive o comunque attivarsi nel caso in cui terzi utilizzino il marchio senza autorizzazione.
Sarà cura del titolare della registrazione attivarsi nell'utilizzo del marchio, fornire le prove d’uso nel caso in cui un Paese lo richieda e provvedere al rinnovo nei tempi utili.

Domande in materia di marchi d'impresa

E’ obbligatorio depositare il marchio d’impresa?

No, non è obbligatorio, il marchio può essere utilizzato anche in assenza di registrazione. In questo caso si tratta di un marchio “di fatto”

E’ tutelato il marchio di fatto?

La legge prevede il preuso del marchio. Chi utilizza un marchio di fatto, non può impedire ad altri di farne uso. Chi ha depositato o registrato un marchio simile o uguale ad uno “di fatto”, e questo sia effettivamente utilizzato da più tempo, non può imporre al suo titolare di cessare di usarlo, purchè detto uso sia limitato ad un ambito locale.

Chi può depositare un marchio?

Chiunque può depositare un marchio. Non è necessario avere la Partita IVA o essere titolare di un’impresa. La domanda di deposito di un marchio può essere presentata anche da una persona fisica. Si ricorda comunque che il mancato utilizzo del marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni è causa di decadenza.

Dove è tutelato il mio marchio?

L’ambito di tutela del marchio cambia a seconda del tipo di deposito prescelto.

  • Col deposito di un marchio nazionale attraverso apposita domanda rivolta all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) la tutela si ha solo per il territorio italiano. Sulle modalità di deposito si rinvia al sito web dell’Ufficio brevetti della CCIAA di Padova.
  • Col deposito di un marchio comunitario, attraverso un'unica domanda presso l'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (https://oami.europa.eu/ohimportal/it/), si protegge il marchio in tutti i Paesi dell'Unione Europea
  • Col deposito di un marchio internazionale, attraverso un’unica domanda presso WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale) di Ginevra (http://www.wipo.int/portal/en/index.html) in ogni caso sempre successiva al preventivo deposito nazionale o comunitario, è possibile ottenere la tutela del marchio nei Paesi (scelti tra quelli aderenti all'Accordo o al Protocollo di Madrid) in cui il richiedente è interessato a proteggere il marchio. Sulle modalità di deposito si rinvia al sito web dell’Ufficio brevetti della CCIAA di Padova.

E’ possibile verificare preventivamente l’esistenza di un marchio per evitare duplicazioni?

E’ opportuno che il richiedente, prima di depositare la domanda, si accerti che non esistano marchi uguali o simili a quello che intende depositare, per evitare eventuali future contestazioni. Tale ricerca può essere effettuata, su richiesta dell’interessato, oltre che da studi professionali di mandatari autorizzati, anche dai Centri PIP e Patlib. Inoltre, tramite Internet si può accedere a banche dati gratuite nazionali, internazionali e dei marchi comunitari, consultabili gratuitamente dall’utente.

Quali sono i diritti che scaturiscono dal deposito di un marchio?

Il diritto di utilizzare il marchio in modo esclusivo, di cederne la proprietà o l’uso. Il diritto di impedire a terzi di depositare o registrare un marchio uguale o simile al proprio marchio, se precedentemente depositato, per la stessa classe di prodotti o servizi, o di farne uso senza il proprio consenso.

Quanto dura la tutela del marchio?

Dal momento del deposito (coincidente con la data di pagamento dei diritti di deposito) un marchio è protetto per 10 anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi di 10 anni.

Un marchio registrato per certi prodotti può essere utilizzato anche per prodotti diversi?

No, i prodotti/servizi indicati nella domanda di registrazione del marchio sono gli unici per i quali è concessa la protezione. Per estendere la portata della protezione ma è necessario procedere con il deposito di una nuova domanda di registrazione che raffiguri il marchio depositato, indicando le nuove classi di prodotti/servizi per cui sarà utilizzato.

Quando è possibile inserire il simbolo ®?

Il cerchietto con la “R” di registrato si può mettere solo dopo il rilascio dell’attestato di registrazione del marchio da parte dell’autorità competente. Questo avviene di norma dopo alcuni mesi dal deposito.

In attesa dell’attestato di registrazione il marchio può essere copiato?

No, perchè i diritti di utilizzo esclusivo del marchio e le relative tutele vengono conferite con la registrazione, ma hanno effetto dalla data del deposito.

Posso utilizzare legittimamente il marchio registrato da altri?

Si, è possibile utilizzare il marchio registrato da altri, ma soltanto dopo averne acquisito il relativo diritto all’utilizzo solitamente, tramite la stipulazione di contratti di cessione del marchio e/o contratti di licenza.

Come posso sapere se un altro soggetto deposita un marchio identico o simile al mio?

È consigliabile effettuare un monitoraggio costante di quanto viene registrato dopo il proprio deposito, tramite la consultazione delle Banche dati marchi, così da poter controllare e intervenire tempestivamente a difesa del proprio marchio.

Come posso impedire ad altri soggetti di utilizzare un marchio identico o simile al mio?

In primo luogo, una volta accertato che un’azienda stia effettivamente utilizzando un marchio uguale o simile al proprio, per la stessa classe di prodotti o servizi, o per classi affini, è possibile mandare una lettera di diffida all'azienda, tramite un legale, se si riceve una risposta negativa si può iniziare un’azione giurisdizionale vera e propria.

Questionario riepilogativo pre deposito

Il mio marchio è
una parola una combinazione di parole un numero un disegno un simbolo
una lettera un elemento tridimensionale una combinazione di
parole e simboli
una sigla non so

Vorrei registrarlo nei seguenti Stati:

 

Verrà utilizzato per identificare i seguenti prodotti/servizi:

 

Il mio marchio è
nuovo si no da verificare non so
distintivo si no da verificare non so
legale si no da verificare non so

 

 

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contenuto aggiornato il 04/01/2018