Breve guida sul marchio di impresa

Il marchio d’impresa è definito come quel nome o quel simbolo la cui funzione è quella di collegare il prodotto o il servizio erogato ad una specifica realtà imprenditoriale in modo da distinguerlo da prodotti o servizi identici o simili forniti da altre aziende.

Registrare il proprio marchio significa creare le condizioni per l’uso esclusivo di un segno distintivo e quindi avere la possibilità di impedirne un utilizzo non autorizzato nel territorio in cui ne è stata chiesta la registrazione. Il marchio quindi ha le potenzialità per supportare efficacemente la propria strategia di marketing creando un legame univoco tra azienda e destinatario dei prodotti o servizi che l’azienda propone.

Nel mondo del “marchio d’impresa” esiste una Classificazione Internazionale (Classificazione di Nizza) che identifica 45 Classi di prodotti – servizi. All'atto della richiesta di registrazione del marchio è necessario “abbinare” il proprio marchio ad almeno una Classe di prodotti e servizi. Se una di queste Classi viene tralasciata, allora potenzialmente il marchio potrà essere registrato liberamente da terzi per la Classe che non è stata indicata.

E’ di certo utile sin dall'inizio capire a quale Classe (anche più di una) appartengono i prodotti o i servizi che l’azienda intende proporre al mercato.

Per consultare la Classificazione Internazionale Marchi selezionare il seguente link: https://uibm.mise.gov.it/images/Nizza/2.pdf

Il passo successivo è quello di identificare lo Stato o gli Stati in cui si intende richiedere la registrazione del marchio: questa fase è fondamentale in quanto, come vedremo successivamente, il territorio in cui si chiede la registrazione è fondamentale per analizzare i requisiti per la registrabilità del marchio.

Un marchio è registrabile praticamente in tutti i Paesi che prevedono la tutela del marchio di impresa e quindi quasi in tutto il Mondo, ma non esiste un “marchio mondiale”: ogni Paese infatti prevede delle procedure distinte e delle tasse specifiche per la registrazione del marchio; alcuni Paesi hanno aderito a degli accordi particolari per cui è possibile con un’unica domanda ottenere o un’unica registrazione o tante registrazioni quanti sono i Paesi scelti.

Questa scelta è fondamentalmente dettata dal tipo di circolazione territoriale che i prodotti o servizi hanno al momento della registrazione e in previsione nei prossimi anni e quindi non vi sono regole generali. Se, al momento, la circolazione è prevista esclusivamente nel proprio Stato, allora ha sicuramente senso registrarlo a livello nazionale e rimandare a un momento successivo l’eventuale scelta di registrazione in altri Stati.

Attenzione: come vedremo nelle sezioni seguenti, se non viene richiesta la registrazione in altri Stati significa che al di fuori dei confini nazionali italiani il marchio potrà liberamente essere registrato da terzi.

Una volta identificata la o le Classi di riferimento e il territorio in cui si vorrebbe gestire in maniera esclusiva il marchio, l’ultimo passo è quello di valutare in cosa consiste il marchio di cui si intende chiedere la registrazione.

Esistono varie tipologie di marchi e in generale qualsiasi cosa è registrabile come marchio purché si verifichino contemporaneamente le seguente condizioni:

• il marchio sia rappresentabile;
• il marchio sia nuovo;
• il marchio sia distintivo;
• il marchio abbia il requisito di liceità.

Possono costituire marchi d'impresa tutti i segni rappresentabili, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa  da quelli di altre imprese; e ad essere rappresentati nel registro in modo chiaro tale da determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

Non possono essere registrati come marchio d'impresa:

• i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume
• i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi
• i segni che rappresentano emblemi, stemmi internazionali, ecc.
• i segni il cui uso costituirebbe violazione di un diritto di autore altrui, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

È perciò importante essere certi che non esista un marchio, già registrato, uguale o simile a quello che si intende registrare perché il marchio deve essere un segno d'identità dell'impresa posto a garanzia di qualità e provenienza dei suoi prodotti e servizi.

Il nuovo marchio:

• non deve essere descrittivo del prodotto o servizio, per esempio un termine generico usato comunemente in relazione al prodotto stesso, né composto unicamente da un termine laudatorio 
• non deve essere identico o simile ad altri marchi già registrati per prodotti o servizi identici o simili
• non deve trarre in inganno circa la qualità del prodotto o servizio
• deve essere capace di identificare il prodotto o servizio e distinguerlo da quelli dei concorrenti 
• deve essere tutelabile contro imitazioni e usurpazioni 
• deve essere utilizzabile anche in tutti i paesi in cui si ha intenzione di esportare il prodotto o prestare il servizio.

Bisogna fare inoltre attenzione che le parole o i disegni scelti non abbiano una caratterizzazione di negatività nelle lingue dei Paesi i cui mercati possano essere coinvolti nella distribuzione del marchio.

Il Sistema Camerale Nazionale attraverso la Rete dei PatLib offre un servizio di ricerca documentale in materia di marchi di impresa e quindi se è Vostra intenzione effettuare questo tipo di ricerca potete contattare i referenti dell’Ufficio Brevetti camerale.

E’ doveroso segnalare che è anche possibile consultare autonomamente le Banche Dati pubbliche dei Registri. In alcuni casi tali Banche Dati sono complete ed esaustive mentre in altri casi possono risultare di difficile consultazione.

Di seguito rinviamo alle Banche Dati da consultare nel caso di una richiesta di registrazione nazionale italiana. Si ricorda che nel territorio nazionale italiano valgono i marchi nazionali italiani, i marchi dell'Unione Europea ed i marchi internazionali che designano l’Italia e l'Unione Europea https://www.pd.camcom.it/tutela-impresa-e-consumatore/marchi-e-brevetti/ricerche-brevetti-e-marchi

L’esistenza di un marchio identico per identici prodotti o servizi potrebbe compromettere il requisito di novità, ma è importante tenere in considerazione anche marchi simili che possono indurre confusione nei potenziali clienti.

I marchi sono spesso provvisti del simbolo ®. Si tratta di un contrassegno che sottolinea l’avvenuta registrazione del marchio. Il simbolo è l’abbreviazione di “registered” (registrato): il marchio ha già superato la procedura di esame e gli è stato attribuito un numero di registrazione. L’impiego del contrassegno ® è libero e non obbligatorio. Il simbolo TM deriva dai paesi anglofoni ed è l’abbreviazione di “trademark” (marchio di fabbrica). Il contrassegno viene talvolta apposto sui marchi ancora in fase di registrazione e quindi non ancora iscritti nel registro dei marchi e definitivamente tutelati. Il simbolo © è invece l’abbreviazione di “copyright” ed indica la presenza di diritti d’autore. Il simbolo CE significa "Conformité Européenne", ed è un contrassegno apposto su determinate tipologie di prodotti che autocertifica la conformità degli stessi ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell' Unione Europea.

Per presentare richiesta di registrazione nello Stato italiano è necessario presentare apposita domanda all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) attraverso due modalità alternative: cartacea oppure telematica.

Presso l’Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA è possibile depositare la domanda cartacea di registrazione del marchio nazionale previa compilazione della modulistica cartacea scaricabile dal sito dell’UIBM. Per informazioni più approfondite consultare la pagina web dell’Ufficio Brevetti e Marchi della CCIAA di Padova. In alternativa è possibile presentare la domanda in via telematica direttamente sulla piattaforma on line UIBM, previa registrazione al relativo servizio.

Una volta presentata la domanda (cartaceo o telematica), l’UIBM, dopo un primo esame formale della domanda, provvederà a pubblicare la richiesta nel Bollettino dei Marchi registrabili.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come altri Uffici di altri Stati, non provvede ad effettuare l’esame del requisito di novità ma, attraverso la pubblicazione, comunica che è pendente una domanda di registrazione. Coloro che, legittimati da una precedente registrazione, ritengono che la domanda di marchio comprometta l’esclusiva precedentemente costituita, hanno diritto di presentare opposizione alla registrazione.

Se entro il periodo di tre mesi dalla pubblicazione della domanda non vengono presentate opposizioni, il marchio viene regolarmente registrato.

Se, invece, vengono presentate opposizioni, compete all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi valutare la mancanza dei requisiti necessari per la registrazione e decidere se concedere o meno il marchio richiesto. Pertanto essere a conoscenza del requisito di novità del proprio marchio consente di valutare gli esiti della presentazione della domanda di registrazione.

Un marchio di impresa dura 10 anni e alla scadenza è possibile rinnovarlo per ulteriori 10 anni senza limiti di rinnovo. Il marchio, perché sia effettivamente valido, deve comunque essere utilizzato entro i primi cinque anni dalla registrazione. In assenza di utilizzo altri potrebbero provare la “decadenza per non uso” e richiedere legittimamente la registrazione. E’ bene inoltre conservare le prove d’uso del marchio proprio per non incorrere in spiacevoli conseguenze dettate dalla impossibilità di dimostrarne l’effettivo utilizzo.

E' possibile presentare la domanda di registrazione anche in altri Stati. Se tale domanda di registrazione viene effettuata entro 6 mesi dalla data di deposito nazionale italiana (cd periodo di priorità) allora la data di deposito negli altri Stati sarà la medesima della data di deposito nazionale italiana.

Cosa succede se non si presenta domanda di estensione entro i 6 mesi? La domanda può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la chiusura del periodo di priorità. Il presentare domanda di registrazione dopo il periodo di priorità potrebbe unicamente comportare un unico svantaggio ovvero che altri abbiano presentato domanda di registrazione per marchio identico e identici prodotti e servizi e quindi che altri abbiano il diritto di registrazione. In sostanza godere del periodo di priorità implica che il requisito di novità viene esteso per 6 mesi potenzialmente in tutti gli Stati che riconoscono il diritto di priorità.
Indipendentemente dal fatto che si decida di sfruttare il periodo di priorità, è possibile ottenere una registrazione all'estero attraverso tre differenti vie.

In questo caso si presenta la domanda direttamente all’Ufficio Marchi e Brevetti del Paese a cui si è interessati. 

Se siete interessati a più Paesi dovrete seguire le procedure nazionali di ogni singolo Paese e di conseguenza otterrete tanti marchi quanti sono i Paesi che hanno concesso il marchio.

Ovviamente ogni singola registrazione dovrà essere mantenuta in vita allo scadere dei 10 anni a meno che non si desideri abbandonare la registrazione in uno o tutti i Paesi.

Le procedure di ogni singolo Stato divergono in maniera significativa, così come possono essere molto differenti gli importi delle tasse di registrazione.

Il deposito nazionale nei singoli paesi è l’unica strada percorribile quando i paesi di interesse non hanno aderito alle Convenzioni sul marchio internazionale.

Questa soluzione è molto utile nel caso in cui il proprio mercato abbia almeno una estensione europea.

Il marchio dell'unione Europea è un unico marchio che vale in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea e una volta registrato viene gestito come un’unica pratica.
L’Ente preposto per il rilascio del marchio comunitario è l’EUIPO

La procedura prevede la presentazione della domanda direttamente all'EUIPO (non è necessario essere già in possesso di una domanda nazionale italiana) che provvede a verificare i requisiti formali e a pubblicare la domanda di registrazione.

Se entro tre mesi dalla data di pubblicazione non viene presentata opposizione, il marchio viene concesso.

Se, invece, viene presentata opposizione, sarà l'EUIPO a stabilire l’ammissibilità dell’opposizione e a decidere in merito. Il vantaggio della registrazione europea consiste proprio nel fatto che, una volta concesso, ha una validità contemporanea in 27 Paesi mentre lo svantaggio è che è sufficiente l’esistenza di un marchio identico o simile anche in uno solo dei 27 Paesi per costituire le condizioni di opposizione: se il marchio non viene concesso per opposizione, esso non viene concesso in nessuno dei 27 Paesi aderenti. La domanda di marchio comunitario respinta dall'esaminatore, o che viene ritirata dal suo titolare, può tuttavia, su iniziativa di quest’ultimo, essere trasformata in un marchio nazionale per uno o più Stati dell’Unione.

Anche nel caso del marchio comunitario è quindi consigliabile effettuare una ricerca preventiva per verificare i requisiti di novità ma anche di distintività.

Per maggiori informazioni sul deposito del marchio dell'Unione Europea consultare il sito https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/route-to-registration

Esiste una convenzione internazionale meglio note come “Protocollo di Madrid” tra un numero significativo di Paesi per il quale è possibile, con un’unica domanda di registrazione, ottenere tante registrazioni quanti sono i Paesi scelti.

Gli Stati aderenti a tale accordo sono consultabili al seguente link: https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf

A differenza della via europea, per effettuare una domanda di estensione attraverso le predette convenzioni è necessario:

• in base al Protocollo di Madrid, essere titolari di una concessione di registrazione nazionale (cd base italiana) o europea (cd base europea) oppure anche solo di una domanda di registrazione nazionale (cd base italiana) o europea (cd base europea);
• presentare apposita domanda all’Ufficio Brevetti e Marchi (attraverso le CCIAA) nel caso di una base nazionale italiana o presso EUIPO nel caso di una base europea.

L’Ente preposto per l’accoglimento della domanda internazionale è il World Intellectual Property Organization (WIPO): l’Ente accoglie la domanda ed è destinatario delle tasse di procedura che differiscono in base ai Paesi scelti. Successivamente il WIPO inoltra la richiesta ai Paesi indicati che, secondo le differenti legislazioni nazionali, processeranno la richiesta. Nel caso in cui in un Paese non venga concesso il marchio la domanda internazionale rimarrà valida per i Paesi che ne hanno dato concessione.

Il vantaggio di questa procedura è senz'altro il fatto che è possibile ottenere la registrazione in Paesi che non appartengono al sistema europeo (ad es USA – India – Cina) e il fatto che la registrazione di tanti marchi potrà essere gestita con un’unica procedura, quindi anche con un unico rinnovo allo scadere dei 10 anni.

Anche in questo caso è fortemente consigliata una ricerca preventiva dei requisiti di novità e distintività.
Per maggiori informazioni: https://www.wipo.int/trademarks/en/

Sia che siate titolari di un marchio nazionale italiano o comunitario o abbiate seguito la procedura internazionale, sarà sempre Vostra competenza difendere il marchio. Ciò significa che sarà Vostro interesse effettuare periodicamente dei controlli per poter eventualmente presentare opposizione a domande di registrazione successive o comunque attivarsi nel caso in cui terzi utilizzino il marchio senza autorizzazione.

Sarà cura del titolare della registrazione attivarsi nell'utilizzo del marchio, fornire le prove d’uso nel caso in cui un Paese lo richieda e provvedere al rinnovo nei tempi utili.